Ce faisant, l’AFNIC a privé les ayant-droits de la compétence et de l’expérience des experts agréés par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI, en rapatriant cette prérogative dans son giron. On pouvait grincer des dents, surtout en ayant en mémoire l’expérience PREDEC.

La première décision mettant en œuvre la procédure dénommée Syreli opposait une société à son ancien gérant. Celui-ci avait réservé le nom de domaine litigieux avant que la société soit immatriculée, alors qu’il « avait mandat d’agir en tant que gérant au nom de l’entreprise Infragenius », selon les dires de cette dernière. Lorsque le gérant est devenu ancien gérant, il est resté avec le nom de domaine entre les mains.

L’engagement de la procédure a conduit cette personne à exprimer son accord sur le transfert du nom de domaine litigieux. L’AFNIC n’a eu qu’à entériner l’accord entre les parties et c’est ce qu’elle a fait. Jusque là, rien de palpitant : la solution était pliée d’avance.

Mais une partie de la décision comporte de quoi sauter au plafond.

extrait de la décision Syreli FR 2011-0001

Reprenons les éléments du litige plus clairement et selon une présentation chronologique :

• 25 juin 2010 à 05:42 : réservation du nom de domaine infragenius.fr
• 16 août 2010 : immatriculation de la société Infragenius
• 17 septembre 2011 : dépôt de la marque française 113 859 668
• 18 septembre 2011 : dépôt de la marque française 113 859 685

Première constatation évidente : le nom de domaine est antérieur à tous les droits invoqués.

Ah tiens !…

Deuxième erreur traduisant l’absence d’attention sur la chronologie : les marques n’ont pas été déposées « deux mois après la création du nom de domaine », mais plus d’un an après. Passons.

A partir de ces quelques éléments, par un lien de cause à effet mystérieux, il est conclu que le « Réquérant avait un intérêt à agir ».

Sans droits antérieurs, ni autre explications ?

L’intérêt à agir (condition d’action visée à l’article 31 du Code de procédure civile) réside dans l’importance qui, s’attachant pour le demandeur à ce qu’il demande, le rend recevable à le demander en justice, si cette importance est assez personnelle, directe et légitime (Vocabulaire juridique, G. Cornu).

En réalité, il est dans l’intérêt de la société Infragenius de se voir attribuer le nom de domaine en cause (puisque ce nom est identique à sa dénomination sociale), mais, pour de très évidentes raisons chronologiques, cet intérêt n’a rien à voir avec une éventuelle atteinte aux droits de propriété industrielle énumérés par l’AFNIC. La problématique juridique concerne la reprise des actes accomplis avant l’immatriculation de la société (sur ce sujet voir l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 février 2010, n° 09-13405, commenté par Jérôme Bonnard).

Enfin, la partie la plus amusante de toute cette histoire.

En général, dans les billets du pMdM, il y a la copie des marques en cause. C’est facile : la base de données de l’INPI est en accès libre. Dans le cas présent l’Afnic n’a pas eu à les rechercher : les marques faisaient parties de pièces de la plainte.

marque française 3859668

marque française 3859685

Regardez bien les détails des copies des marques ci-dessus (extraites de la base de données de l’INPI au 18 janvier 2012) : les marques invoquées dans cette procédure n’appartiennent ni au demandeur, ni au défendeur, mais à un tiers !

Et pour finir sur une note plus légère, comment ne pas voir dans la description de la marque semi-figurative 3859668 un clin d’œil à l’AFNIC ?

plume bleu symbole de l’excellence, du travail, de l’inspiration et de l’expression du talent. en vert, une lettre double representant le « i » et le « G » des deux mots (infra et genius) contractés pour donner la marque INFRAGENIUS qui elle signifie: le genie des infrastructure. (sic)

A ce titre, figure notamment la nouvelle identité visuelle qui se traduit dans les courbes de deux logotypes, l’un pour l’AFNIC, l’autre pour le .fr :

nouveau logo de l'AFNIC

Le nouveau visage du .fr

Pour mémoire, l’ancien logo de l’AFNIC correspondait à cette marque, déposée en 2000 :

marque française 3014416

Cet oeilleton sur les pratiques de nommage en France permet d’observer les tendances qui se dessinent (ou se confirment), mais aussi de s’étonner ou s’amuser !

Qui donc a pu enregistrer yourdogisfamous.fr, chercheunhommeenuniforme.fr, recyclez-votre-homme.fr ou comparequeues.fr… et surtout pour quoi faire ?

Quand un nom de domaine est composé de plusieurs termes, faut-il ou non les séparer par un tiret ? Il existe deux écoles, l’une selon laquelle les traits d’union sont à proscrire, l’autre selon laquelle il faut les utiliser parce qu’ils sont utiles aux moteurs de recherche. Celui qui a enregistré à la fois specialiste-referencement.fr et specialistereferencement.fr partage visiblement les deux avis…

On trouve régulièrement des jeux de mots. Plus ou moins réussis : faceplouc.fr, plusbellelabite.fr. On cherche encore des contrepèteries !

Il se passe rarement un jour sans que la liste contienne des noms contenant des fautes d’orthographe : achacunsontstyle.fr, jesuisuneseinte.fr, lestestandroidfrance.fr, bonhommes.fr, quelcamera.fr (enregistré en même temps que quelcuisiniere.fr, quelhotte.fr et quelimprimante.fr), apprendre-facilment.fr, amercicanbikini.fr… Mais sont-elles volontaires ou involontaires ? Cela permet aussi d’élargir le territoire de nommage à des fins défensives, ou tout simplement de tenir compte que les internautes qui cherchent des informations font des erreurs en tapant sur leur clavier.

La découverte de certains noms de domaine est un plaidoyer pour l’introduction des caractères spéciaux : lapercu.fr est-il une abréviation de percussion, ou l’équivalent de l’aperçu ? cavalefaire.fr a-t-il a été enregistré par un prisonnier ? jechangemonbebe.fr appartient-il à un fabriquant de couches ou une maman déçue ? Et maconnerie-lemaitre.fr ?

Compulser jour après jour cette liste incohérente renforce aussi la conviction que les intermédiaires (les registrars) ou le registre ne peuvent être tenus responsables du fait des enregistrements qu’ils permettent : comment savoir à quoi va servir opq.fr ? gastro-rennes.fr ?

[Tous les noms de domaine cités ont été enregistrés depuis le 1er juillet. Vous pouvez ajouter vos trouvailles en commentaire]

La France est l’Etat qui dispose de la jurisprudence la plus fournie en la matière. Les nombreuses décisions rendues ont souvent été commentées à l’étranger, non seulement parce qu’elles concernent souvent des acteurs majeurs – Google, eBay -, mais aussi parce qu’il arrive qu’elles suscitent l’incrédulité.

L’Institute of Brand and Innovation Law (University College London) organisait la semaine dernière un séminaire sur la question très débattue de l’usage des marques sur internet. Quatre speakers étaient invités à présenter un des aspects de la problématique.

Henry Carr, avocat de L’Oréal en Grande-Bretagne, a évoqué quelques unes des dix questions préjudicielles dont est saisie la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire opposant son client à eBay et des revendeurs de contrefaçons.

En contrepoint, Frederick Mostert, Directeur de la Propriété Intellectuelle du groupe Richemont (groupe qui détient quelques très grandes marques : Cartier, Van Cleef & Arpels…) a évoqué sa pratique, qui consiste à collaborer avec les plateformes internet plutôt qu’à les affronter, pour dire à quel point elle a été bénéfique – et économique.

Harjinder Obhi, Senior Litigation Counsel travaillant pour le groupe Google, a de son côté fait un point précis sur le fonctionnement des AdWords, et les affaires portées devant la CJEU à propos de ceux-ci.
Quant à moi, j’avais pour tâche d’évoquer la situation française en matière d’usage de marques en ligne. Une mission impossible tant la tentative de synthèse des décisions rendues montre l’absence d’unité (de logique ?) dans les réponses judiciaires données par les juridictions gauloises. Voici les diapositives utilisées à l’occasion de cette conférence.

IPKat a consacré à cette conférence un compte-rendu plus riche.

marque verbale française n°03 3260032 du 28 novembre 2003,
enregistrée en classes 16, 35, 38 et 41

Les sociétés Touraventure  (Nouvelles Frontières) et Magiday proposent chacune une gamme de coffrets comprenant un bon d’échange pour des services de loisir.

coffrets Nouvelle Frontière

Touraventure, titulaire de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES s’est aperçue que sa concurrente a réservé le nom de domaine lecadeau.fr qu’elle redirige vers son site magicday.fr.

Après une procédure PARL infructueuse (DFR 2006-0008), Touraventure invoque sa marque dans le cadre d’une action en contrefaçon (et accessoirement en concurrence déloyale).

cofffrets Magicday

Le jugement rendu le 7 janvier 2009 lui donne à nouveau tort : le tribunal rejette le grief de contrefaçon.

En effet, selon les juges, « le terme ‘cadeau’ est le terme usuel pour désigner un présent fait à autrui et [il] ne renferme en lui même aucune distinctivité dès lors qu’il est utilisé pour une activité qui épouse son concept. Ainsi est il de l’activité consistant à offrir à autrui un loisir. De la sorte, la distinctivité de la marque déposée par la société Touraventure tient à son caractère complexe et à l’ajout du terme ‘NOUVELLES FRONTIERES’ qui se distingue aux yeux du public en ce qu’il renvoie à une entreprise de voyagiste notoire. »

Référence : TGI Paris 7 janvier 2009, SA Touraventure / SARL Magic Day

by letsread

Les noms de domaine sous l’extension .eu ont été attribués en priorité aux titulaires de marques enregistrées dans un pays de l’Union Européenne pendant la période dite « sunrise ».

Ceci a conduit peu de temps avant l’ouverture de la période sunrise à un grand nombre de dépôts de marque portant sur des termes qui seraient bien valorisés en tant que noms de domaine (comprendre : des termes du langage courant ou des noms géographiques).

Pour éviter des oppositions et des objections de fond (sur le caractère distinctif), certains déposants ont été jusqu’à insérer dans les noms qu’ils ont déposés de caractères spéciaux, lesquels ne peuvent faire partie des noms de domaine en raison des limitations techniques de ces derniers. Le sort de ces caractères est visé à l’article 11 du Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement:

Article 11

Caractères spéciaux

Aux fins de l’enregistrement des noms complets constitués de plusieurs mots ou éléments de texte ou de mots séparés par des espaces, un nom de domaine formé en unissant les parties du nom complet par un trait d’union ou en les accolant les unes aux autres est réputé identique au nom complet.

Lorsque le nom pour lequel des droits antérieurs sont invoqués contient des caractères spéciaux, des espaces ou des signes de ponctuation, ceux-ci doivent être éliminés du nom de domaine correspondant, remplacés par des traits d’union ou, lorsque cela est possible, exprimés par des caractères normaux.

Les caractères spéciaux et signes de ponctuation visés au deuxième alinéa sont notamment les suivants:

~ @ >PICTURE> $ % ^ & * ( ) + = < > { } [...] | \ /:; ‘,. ?

(…).

C’est l’une de ces marques qui est au centre de questions préjudicielles posées à la CJCE par la cour suprême autrichienne à propos de l’interprétation du Règlement n° 874/2004. L’affaire porte le numéro C-569/08.

Le nom de domaine litigieux, reifen.eu, a fait l’objet d’une décision ADR rendue en 2006. En allemand « Reifen » signifie « pneus ». Le nom de domaine a été attribué à la société autrichienne Internetportal und Marketing GmbH, qui l’a déposé la première, sur la base de l’enregistrement d’une marque suédoise &R&E&I&F&E&N&. L’attribution du nom a été contestée par le titulaire d’une marque REIFEN, enregistrée au Benelux.

Il est difficile de croire que la société autrichienne n’ait pas cherché à profiter des dispositions de l’article 11 en déposant sa marque suédoise (qui est peut être plus lisible si on éclaircit les esperluettes : &R&E&I&F&E&N&).

La présence d’esperluettes dans les marques invoquées en période sunrise a donné lieu à des débats parmi certains experts auprès de la Cour d’Arbitrage pragoise.  Le wiki de l’ADR en fait état.

Et ainsi en l’espèce les questions posées à la CJCE sont les suivantes :

1) L’article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement doit-il être interprété en ce sens qu’un droit au sens de cette disposition existe même,

a) lorsqu’une marque a été enregistrée uniquement dans le but de pouvoir demander au cours de la première phase de la procédure d’enregistrement par étapes l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à une dénomination générique – tirée de la langue allemande -, sans intention d’utiliser cette marque pour des produits ou des services?

b) lorsque la marque sur laquelle se fonde l’enregistrement du domaine et qui correspond à une dénomination générique – tirée de la langue allemande – s’écarte du nom de domaine dans la mesure où elle contient des caractères spéciaux qui ont été éliminés du nom de domaine, bien que ceux-ci auraient pu être exprimé par des caractères normaux et que leur élimination a pour effet que le nom de domaine peut être distingué de la marque sans créer de risque de confusion?

2) L’article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 874/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’un intérêt légitime n’existe que dans les cas prévus à l’article 21, paragraphe 2, sous a) à c)?

En cas de réponse négative à cette question,

3) Existe-t-il également un intérêt légitime au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 874/2004 lorsque le titulaire du nom de domaine qui correspond à une dénomination générique – tirée de la langue allemande – souhaite l’utiliser pour un site Internet thématique?

En cas de réponse positive aux questions 1 et 3:

4) L’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 874/2004 doit-il être interprété en ce sens que seules les faits énumérés sous a) à e) de cette disposition permettent de fonder la mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 874/2004?

En cas de réponse négative à cette question:

5) Peut-on également considérer que l’on se trouve en présence de la mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 874/2004 lorsque le nom de domaine a été enregistré lors de la première phase de la procédure d’enregistrement par étapes sur la base d’une marque correspondant à une dénomination générique – tirée de la langue allemande -, marque que le titulaire du nom de domaine n’a acquise que dans le seul but de pouvoir demander l’enregistrement du nom de domaine lors de la première phase de la procédure d’enregistrement par étapes et ainsi précéder d’autres personnes intéressées et donc, en tout état de cause, également les titulaires de droits à la marque?

Cette affaire signalée par par Cédric Manara, est mentionnée par votre serviteur sur Class 46 (site que je cite souvent même si c’est un peu lourd, histoire que les lecteurs du pMdM qui sont ouverts sur ce qui se passe en Europe ne passent pas à coté de cette excellente source d’informations) et sur IPKat.

J’ai mon idée sur les réponses à apporter (sauf à prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages). Et sur la sanction à prendre : obliger le titulaire de la marque suédoise à changer de nom pour n’être identifié que par un signe identique à cette marque, esperluettes comprises et inamovibles ;-)

Selon un communiqué de presse de l’AFNIC (27/10/2008), une vingtaine de procédures ont été engagées à ce jour. Les premières décisions rendues selon la PREDEC ont été publiées et on peut noter que :

• lorsque les défendeurs sont des particuliers, leur nom patronymique n’est indiqué que par l’initiale. La préservation de l’anonymat empêche donc de savoir si en matière de cybersquatting l’on a affaire à des gens qui sont coutumiers du fait (ce qui pourrait être utilisé comme un indice de mauvaise foi dans d’autres procédures)
• contrairement à ce à quoi l’on pouvait s’attendre, la PREDEC est appliquée par l’AFNIC aux noms de domaine réservés avant l’entrée en vigueur de cette procédure (et donc de la modification de la Charte de l’AFNIC) et plus encore aux noms de domaine réservés (ou renouvelés) avant l’entrée en vigueur du décret du 6 février 2007.

La particularité de ces deux dépôts de marques est de viser des produits et des services dans chacune des 45 classes. On peut difficilement concevoir que tous les produits et services visés seront effectivement exploités, et donc de là à en déduire qu’il s’agit  de marques de barrage, il n’y a qu’un pas. Mais nous ne ferons pas ici de procès d’intention [voir néanmoins sur ce type de problématique, la chronique d'Isabelle Meunier-Cœur dans Propriété Industrielle, décembre 2006, Accrobrèves, page 3 n°123].

Dans le très large libellé de la marque LOTO de la Française des Jeux (nouveau logo, qui apparaitra sur les bulletins le 6 octobre 2008), on note certaines exclusions en classe 41 : les services se rapportant « au loto traditionnel » sont écartés. C’est sans doute avec le souvenir d’un arrêt de la cour de cassation d’avril 2004 que le déposant a agi ainsi.

Cet arrêt avait en effet retenu que « le terme loto qui est un jeu de hasard existant depuis des siècles » est « nécessaire pour désigner soit les jeux en cause soit les loteries« , ce dont il découlait implicitement que les termes Loto et Loto sportif (objet des marques en cause) n’avaient même pas pu acquérir un caractère distictinf par leur usage. Pourtant, dans la marque ci-dessus, le signe n’est pas cantonné à l’élément verbal et on peut sérieusement se demander si les éléments figuratifs ne méritaient pas protection (l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire « GAY » conduit à une réponse négative, mais il a été pertinemment critiqué sur ce point).

Toujours sur la protection du terme LOTO, celle-ci reste assurée par quelques autres marques de la Françaises des Jeux (dont aucun tribunal n’a pronnocé la nullité) quand il s’agit de mettre en œuvre les procédures UDRP. Ainsi une décision rendue le 4 aout 2008 sous l’égide du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a ordonné le transfert d’une série de noms de domaine contenant le terme LOTO. L’Expert a précisé que « Si la validité de certaines de ses marques a pu être discutée devant les juridictions nationales françaises, il n’appartient pas à la Commission administrative de porter une appréciation sur la distinctivité de ces signes. En revanche, la Commission administrative ne peut que constater que, au jour où elle statue, le Requérant est propriétaire de plusieurs marques françaises notoires qui sont valables, faute d’avoir été préalablement annulées, et donc opposables à tous, y compris au Défendeur. »

Le 23 juin, Paul Twomey, président de l’ICANN faisait une déclaration fracassante dans un entretien avec Les Echos : la libéralisation de la création d’extensions. Autrement dit la possibilité de créer des TLD pour tout un chacun (ou presque : il faut être capable de mettre 100.000 USD sur la table).

La décision est officiellement aprouvée par le board de l’ICANN le 26 juin 2008.

Peter Dengate Thrush indiquait alors que pour la création de nouvelles extensions : « le processus se veut aussi simple que possible. Ainsi nous retenons uniquement 4 critères de refus. Les extensions proposées devront :

• Respecter les droits existants, dont le droit des marques ;
• Ne pas entretenir la confusion avec des extensions existantes, par exemple un .KOM serait trop proche du .COM ;
• Si elles représentes des communautés, ces dernières doivent être d’accord ;
• Respecter l’ordre public et moral.

On comprend, compte tenu de ce premier point, la raison des dépots des marques ci-dessus effectués le 25 juin 2008. Ils ne sont pas sans rappeler la vague de dépots de marques qui a précédé la première sunrise period pour l’ouverture du .eu (spécialement au Benelux, dont l’Office est un des plus rapides en Europe pour délivrer les enregistrements).

A propos des liens étroits (et parfois surprenants) entre les tld et les marques, il y a un billet intéressant à lire sur la nouvelle version de notre confrère, prédecesseur et ami SansBlog.

Dans cette affaire que signalait Simon Gobert, la solution est sans surprise étant donnés les faits rapportés. Plus amusante est la réponse (fournie hors délai) par l’avocat du défendeur :

« Le Défendeur explique qu’il a enregistré le nom de domaine litigieux parce qu’il avait le projet de créer, sur internet, un personnage dénommé “Edy Leclercshow” qui commenterait l’actualité. »

Certes, ça ne vaut pas l’argument Pif Gadget ni celui de la rupture avec Mademoiselle Chanel.

Une instance judiciaire est parallèlement en cours.