Ce faisant, l’AFNIC a privé les ayant-droits de la compétence et de l’expérience des experts agréés par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI, en rapatriant cette prérogative dans son giron. On pouvait grincer des dents, surtout en ayant en mémoire l’expérience PREDEC.

La première décision mettant en œuvre la procédure dénommée Syreli opposait une société à son ancien gérant. Celui-ci avait réservé le nom de domaine litigieux avant que la société soit immatriculée, alors qu’il « avait mandat d’agir en tant que gérant au nom de l’entreprise Infragenius », selon les dires de cette dernière. Lorsque le gérant est devenu ancien gérant, il est resté avec le nom de domaine entre les mains.

L’engagement de la procédure a conduit cette personne à exprimer son accord sur le transfert du nom de domaine litigieux. L’AFNIC n’a eu qu’à entériner l’accord entre les parties et c’est ce qu’elle a fait. Jusque là, rien de palpitant : la solution était pliée d’avance.

Mais une partie de la décision comporte de quoi sauter au plafond.

extrait de la décision Syreli FR 2011-0001

Reprenons les éléments du litige plus clairement et selon une présentation chronologique :

• 25 juin 2010 à 05:42 : réservation du nom de domaine infragenius.fr
• 16 août 2010 : immatriculation de la société Infragenius
• 17 septembre 2011 : dépôt de la marque française 113 859 668
• 18 septembre 2011 : dépôt de la marque française 113 859 685

Première constatation évidente : le nom de domaine est antérieur à tous les droits invoqués.

Ah tiens !…

Deuxième erreur traduisant l’absence d’attention sur la chronologie : les marques n’ont pas été déposées « deux mois après la création du nom de domaine », mais plus d’un an après. Passons.

A partir de ces quelques éléments, par un lien de cause à effet mystérieux, il est conclu que le « Réquérant avait un intérêt à agir ».

Sans droits antérieurs, ni autre explications ?

L’intérêt à agir (condition d’action visée à l’article 31 du Code de procédure civile) réside dans l’importance qui, s’attachant pour le demandeur à ce qu’il demande, le rend recevable à le demander en justice, si cette importance est assez personnelle, directe et légitime (Vocabulaire juridique, G. Cornu).

En réalité, il est dans l’intérêt de la société Infragenius de se voir attribuer le nom de domaine en cause (puisque ce nom est identique à sa dénomination sociale), mais, pour de très évidentes raisons chronologiques, cet intérêt n’a rien à voir avec une éventuelle atteinte aux droits de propriété industrielle énumérés par l’AFNIC. La problématique juridique concerne la reprise des actes accomplis avant l’immatriculation de la société (sur ce sujet voir l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 février 2010, n° 09-13405, commenté par Jérôme Bonnard).

Enfin, la partie la plus amusante de toute cette histoire.

En général, dans les billets du pMdM, il y a la copie des marques en cause. C’est facile : la base de données de l’INPI est en accès libre. Dans le cas présent l’Afnic n’a pas eu à les rechercher : les marques faisaient parties de pièces de la plainte.

marque française 3859668

marque française 3859685

Regardez bien les détails des copies des marques ci-dessus (extraites de la base de données de l’INPI au 18 janvier 2012) : les marques invoquées dans cette procédure n’appartiennent ni au demandeur, ni au défendeur, mais à un tiers !

Et pour finir sur une note plus légère, comment ne pas voir dans la description de la marque semi-figurative 3859668 un clin d’œil à l’AFNIC ?

plume bleu symbole de l’excellence, du travail, de l’inspiration et de l’expression du talent. en vert, une lettre double representant le « i » et le « G » des deux mots (infra et genius) contractés pour donner la marque INFRAGENIUS qui elle signifie: le genie des infrastructure. (sic)

A la recherche d'un cadeau original ?

L’interprétation par la CJUE des directives et règlement communautaires sur le commerce électronique et sur les marques a permis de trancher certaines des incertitudes d’une jurisprudence hésitante. Il faut bien le dire, l’interprétation de la cour européenne a désavoué en grande partie les tribunaux français souvent favorables aux titulaires de marques et pas toujours favorables à Google.

Mais (et c’est là tout le charme des arrêts de la CJUE), les réponses données soulèvent aussi de nouvelles questions. Les juges du fond se doivent à présent d’examiner les faits à la lumière des critères formulés par la cour européenne :

• Est-ce que l’annonce publicitaire (affichée grâce à la réservation d’un mot clé correspondant a une marque qui n’appartient pas à l’annonceur) ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ? Le cas échéant l’annonceur pourra être déclaré contrefacteur.
• Le prestataire d’un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire a t-il joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées ? Le cas échéant, ce prestataire ne pourra pas bénéficier du régime de responsabilité allégé des hébergeurs.

Pas de commission si vous vendez une fille prénommée Véro ?

Sur le premier point, deux arrêts rendus par la même formation méritent d’être confrontés pour tenter d’en déduire concrètement ce qui, dans une annonce, conduit à trancher dans un sens ou dans l’autre.

Sur le deuxième point, un jugement de la 17ème chambre du TGI de Paris jette un pavé dans la mare.

1) clarté des annonces sur la provenance des produits ou services

Les deux arrêts évoqués ont été rendus par la première chambre du Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris.

• 15 septembre 2010, affaire Suza International France c/ Professional Computer Associés France et Google France (PIBD 932 III 58) :

La société Professional Computer Associés France (titulaire d’une marque HEDEN) reprochait à sa concurrente, la société SUZA (titulaire d’une marque ADVANCE), la réservation du mot clé « heden ». La Cour retient qu’une recherche sur « le mot-clé ‘HEDEN’ déclenche, sous la rubrique liens commerciaux’, l’affichage, à côté de l’annonce publicitaire dédiée aux produits ‘ADVANCE’, du message suivant :

HEDEN
passez à la loupe tous les prix des produits HEDEN et économisez !
monsieurprix.com/Heden

A partir de cet élément la cour retient que « l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif serait fondé à regarder les produits ‘ADVANCE’ et les produits ‘HEDEN’ comme provenant d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées ».

L’annonceur est jugé contrefacteur.

Notez bien que cette première décision ne s’attarde à aucun moment sur le contenu des trois lignes de l’annonce.

• 2 février 2011, affaire Auto IES c/ Car Import,  Directinfos.com, Pierre B., Google France, Google Inc et Google Ireland (Legalis.net)

La société Car import a réservé des mots clés identiques aux marques de son concurrent AutoIES pour déclencher l’affichage d’annonces publicitaires.

Dans cette deuxième affaire, la cour a retenu « que chacun des messages est suivi de l’indication (dont il convient de préciser qu’elle est en couleur) d’un nom de domaine, de telle manière que tout internaute comprend que ce nom de domaine ouvre l’accès au site internet sur lequel sont offerts à la vente les produits ou services promus par l’annonceur ; Que, ceci étant, rien ne suggère à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif effectuant une recherche au sujet des marques invoquées, l’existence d’un lien économique entre l’annonceur et le titulaire de ces marques ».

L’annonceur échappe cette fois au grief de contrefaçon.

A première vue, la différence entre les deux solutions s’explique par une différence factuelle : dans la première affaire, la marque litigieuse est présente dans l’URL affichée en fin d’annonce, ce qui n’est pas le cas dans la seconde affaire. Mais la motivation de l’arrêt du 15 septembre 2010 reste un peu trop floue sur cet aspect et il est souhaitable que de futures décisions adoptent des approches analytiques plus explicites.

La solution dans cette deuxième affaire est troublante pour tout juriste qui a connu l’ère antérieure au 23 mars 2010. Elle est également troublante dans la façon dont la tournure négative employée par la CJUE dans son arrêt (est condamnable l’annonce qui « ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers« ) est ici examinée à l’envers par une affirmation positive (« rien ne suggère l’existence d’un lien économique entre l’annonceur et le titulaire de ces marques« ), qui efface bien des nuances et aboutit à une appréciation du risque de confusion en rupture avec la pratique « traditionnelle ».

Mais, c’est au niveau communautaire que la jurisprudence va (et donc impose d’aller) dans un sens qui dépouille le titulaire d’une marque de ses prérogative, au profit de ses concurrents. En effet, l’arrêt de la CJUE dans l‘affaire Interflora c/ Marks & Spencer (C‑323/09), au paragraphe 58 (dans la partie sur « L’atteinte à la fonction de publicité« ), énonce carrément que « la publicité sur Internet à partir de mots clés correspondant à des marques (…) a, en règle générale, pour simple but de proposer aux internautes des alternatives par rapport aux produits ou aux services des titulaires desdites marques« . A ce stade, il serait naturel d’enchainer sur la publicité trompeuse & comparative et la directive y relative, mais l’objet de cet premier volet du billet était simplement de mettre en parallèle les deux arrêts.

2) rôle actif du prestataire de référencement

La troisième décision voit à nouveau Olivier Martinez s’en prendre à un prestataires du « web 2.0″ (voir l’affaire Fuzz).

Devant la 17ème chambre du TGI de Paris (jugement du 14 novembre 2011), il est question de droit à l’image et d’atteinte à la vie privée, et non d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle, mais peu importe, ce qui nous intéresse c’est la façon dont le juge du fond, avec la grille de lecture de la CJUE, qualifie l’activité de Google au regard de ses services AdWords.

Ici, je me contenterai de mettre en évidence certains passages, en gardant l’essentiel de la motivation car il est important de noter à quel point les juges se réfèrent systématiquement à l’arrêt du 23 mars 2010. Si globalement la position prise par la 17ème chambre apparait exagérée (examinant les CGU, le tribunal évoque des possibilités et non des faits caractérisés), elle a le mérite de poser une question loin d’être anodine :  un logiciel capable de contrôler de façon automatisée des contenus, peut-il être qualifié d’éditeur ?

Attendu à cet égard qu’il convient de relever que le service Adwords est présenté comme « le programme de publicité en ligne de Google », que ce service propose, moyennant rémunération, de faire apparaître un message publicitaire déterminé, dans un positionnement plus favorable que celui qui serait obtenu sans recourir à ce service, c’est-à-dire en principe sur la première page des résultats de la recherche lorsqu’un internaute inscrit comme objet de sa recherche, un des mots clés sélectionné comme pertinent ;

Attendu que la modification de l’ordre d’apparition des annonces caractérise déjà un rôle actif, qui ne saurait être assimilé à ce qui est décrit par le considérant 42 de la directive 2000/31, à savoir une activité qui « revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées », que ce rôle est non négligeable compte tenu de l’importance pour un annonceur de figurer en page une des résultats plutôt qu’en page cent ;

Attendu de surcroît que la connaissance par le service Adwords des informations traitées, comme le rôle actif des sociétés Google dans le système Adwords, résultent des « conditions générales des services de publicité » produites par les sociétés Google (pièce n°3) ; que l’article 4.2 de ces conditions générales prévoit en effet que « dans le cadre du programme AdWords, Google peut exiger que le client lui indique ses messages publicitaires au moins 3 jours avant la date de début prévue », ce qui implique la connaissance par Google, avant le début de la diffusion du message publicitaire, de son contenu ; que l’article 4.3 stipule que « le positionnement des publicités [est] à la discrétion de Google », le terme de « discrétion » utilisé signifie que Google exerce, sur ce positionnement, un entier pouvoir ; que l’article 4.4 prévoit que « Google, peut, lors de la mise en ligne d’une campagne, adresser un courrier électronique au client l’informant qu’il dispose de 72 heures pour apporter d’éventuelles corrections ou modifications à ses mots clés », ce dont il se déduit que Google a connaissance du message publicitaire et a la possibilité de le contrôler ; que ce pouvoir de contrôle est d’ailleurs expressément prévu par l’article 4.5 de ces conditions générales qui prévoit la possibilité pour Google de « rejeter ou de retirer toutes publicités, messages publicitaires et/ou cible quelle qu’en soit la raison », stipulation qui établit l’existence du contrôle des messages que Google se réserve et donc de son rôle actif ; qu’en outre ces conditions générales prévoient dans leur article 4.6 que « Le client autorise Google à utiliser des programmes informatiques pour rechercher et analyser automatiquement les sites internet de l’annonceur afin d’évaluer la pertinence des publicités », ce qui là encore, démontre le rôle actif de Google dans cette activité d’annonceur puisqu’elle évalue la pertinence des publicités qu’elle publie ;

Attendu enfin que si la Cour de justice de l’Union Européenne a estimé, au point 116 de son arrêt, que la circonstance que Google « donne des renseignements d’ordre général à ses clients » ne saurait la priver des dérogations en matière de responsabilité prévues par la directive 2000/31, il en va différemment si, comme cela résulte de l’article 15 des « conditions générales » précitées, « les FAQs [cet acronyme désigne, selon la définition donnée par l’article 1 : la foire aux questions relative au programme (notamment, les FAQs relatives aux règles éditoriales...] et les consignes de rédaction font partie intégrante du présent contrat et y sont incorporées par référence », ce qui confère à ces « règles éditoriales » et à ces « consignes de rédaction » non pas la qualité de « renseignements d’ordre général » mais un caractère contractuel, et donc contraignant, qui démontre le rôle actif de Google dans la rédaction des annonces, puisque l’annonceur est dans l’obligation de respecter ces « règles éditoriales » et « consignes de rédaction » de Google ;

Attendu en conséquence, compte tenu de la connaissance avérée par le responsable du service Adwords, du contenu des messages et mots clés, comme de la maîtrise éditoriale qui lui est contractuellement réservée, qu’il convient d’exclure à son égard la qualification d’hébergeur et le bénéfice de dérogations de responsabilité qui lui est réservé ;

Je serai surpris de ne pas voir cette affaire se développer devant la cour d’appel.

• une dose de production ancrée au terroir
• une bonne mascotte, presque anthropomorphique
• une fabrication à petite échelle, par une jeune PME
• un poids lourd de l’agro-alimentaire (choisissez-le de plusieurs centaines de milliers de fois la taille de la PME, le contraste n’en sera que meilleur)
• une marque antérieure bien connue
• deux mammifères, assez distincts
• le même organe chez chacun d’eux

marque française 3721856

Sortez la demande de son emballage. Attendez un peu moins de deux mois et lancez une opposition à petit feu. Rincez. Verser sur une assiette. Prenez un Institut muni d’un couteau de boucher. Faites trancher. La marque antérieure prend le dessus, au point que la demande contesté disparait quasiment dans la préparation.

Mais ne laissez pas refroidir. Enfournez à thermostat 11/1202. Laissez mijoter environ six mois en laissant bien monter la sauce. Servez immédiatement avec une pincée de sel et sous la réserve habituelle d’un éventuel pourvoi. Et voici un arrêt fraichement servi pour vous, chers lecteurs.

Nous avons donc dans le rôle de la demande contestée, la marque complexe « Cœur de Vache » et dans le rôle de l’opposante, la marque nominale « Cœur de Lion ». Toutes deux visent des fromages. L’INPI admet le risque de confusion. La Cour d’Appel l’écarte.

L’extrait intéressant de l’arrêt du 15 juin 2011 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence clôture ce billet :

L’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle prohibe toute reproduction d’une marque enregistrée en vertu du droit de propriété conféré par cet enregistrement au titulaire conformément à l’article L. 713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. La reproduction étant en l’espèce partielle, le litige doit être examiné au regard de l’article L.713-3 qui interdit l’imitation d’une marque s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.

L’appréciation de ce risque doit être effectuée globalement en considération de l’impression d’ensemble produite par les marques compte tenu notamment du degré de similitude visuelle phonétique ou conceptuelle entre les signes et au regard d’un consommateur d’attention moyenne qui n’aurait pas simultanément les deux marques en présence.

Or:

- au plan visuel, les marques sont totalement différentes, la marque « CŒUR DE LION » étant une marque verbale alors que la marque « CŒUR DE VACHE » est un signe complexe intégrant une tête de vache stylisée avec une cloche et tenant une fleur dans sa bouche le tout entouré dans un cercle rouge sur fond vert et beige et mentionnant l’adresse de la société NATURE ET CONSOMMATION;

- au plan phonétique, la sonorité des notes vache et lion ne peut se confondre et affaiblit le caractère commun des termes « Cœur de »; la société NATURE ET CONSOMMATION fait observer à ce titre que l’I.N.P.I. ne s’est pas opposée à l’enregistrement de la marque « CŒUR DE BREBIS » destinée à distinguer aussi des fromages et produits laitiers;

- au plan conceptuel, la société NATURE ET CONSOMMATION fait justement valoir que le consommateur ne peut faire d’amalgame entre un lion et une vache; en effet autant la marque « CŒUR DE LION » est dans le symbole pour distinguer des fromages dans sa référence au chevalier normand Richard, autant la marque seconde « CŒUR DE VACHE » se rapproche du descriptif dans sa référence au lait de vache, matière première des fromages, la présence d’une fleur renforçant encore l’idée de pâturages et de produits du terroir.

C’est donc à tort que le Directeur de I’I.N.P.I. a considéré que la marque « CŒUR DE VACHE » constituait une imitation de la marque « CŒUR DE LION ».

La décision est annulée.

Télécharger l’arrêt (pdf)

marque française 98 747 296

C’est à cette question, qui a l’air saugrenue, que peut se résumer la problématique juridique débattue dans l’affaire « Momo le Homard », ainsi nommée en référence à l’enseigne d’un magasin breton. Le commerce en question écoulait des t-shirts flanqués du nombre 29. C’est précisément par cette activité qu’a été contrarié le titulaire d’une marque enregistrée en classe 25 et constituée par le nombre 29 entouré d’un cercle.

Voici donc le sixième billet consacré à cette affaire et je vous invite avant toute chose à aller jeter un œil aux épisodes précédents :

• Bil Toki vs Momo le Homard : les numéros de département et les marques
• Homard matheux
• Bil Toki vs Momo le Homard : l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse
• Un homard sacrément roublard (à ne pas louper, car c’est là où je démasque un coup tordu, non mentionné dans la procédure judiciaire)
• Cassation dans l’affaire « Momo le Homard »

On arrive à l’épilogue avec l’arrêt de renvoi rendu par la cour d’appel de Toulouse le 31 mai 2011. Avec une épopée qui a suscité une proposition de loi (cf premier billet précité) heureusement sans lendemain, des débats enflammés et surtout un arrêt de la cour de cassation, on pourrait croire qu’après tant de réflexions ayant atteint de telle hautes sphères, la vérité va se dégager, limpide, et s’imposer comme une évidence. On sera donc déçu.

Pour mémoire, le principe dégagé par la cour de cassation tient dans ces lignes :

Attendu que pour écarter le moyen pris du caractère frauduleux du dépôt de la marque “29”, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le but frauduleux poursuivi par la société Bil Toki lors de ce dépôt est une pétition de principe qui ne s’accompagne d’aucun élément de preuve, que devant la réussite de la méthode qui a consisté à utiliser un nombre a priori banal pour l’associer à une identité culturelle, il ne peut être reproché à la société Bil Toki d’avoir cherché par avance à utiliser le protectionnisme économique permis par le code de la propriété intellectuelle pour se réserver l’accès privilégié aux marchés potentiels que sont les départements à forte identité culturelle, et que le dépôt de la marque “29”, loin de présenter le caractère frauduleux qui lui est prêté, relève en fait d’une bonne gestion d’une entreprise qui préserve ses meilleures chances de croissance en assurant les conditions juridiques d’une réitération du succès initial sur d’autres segments de marché ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le droit de marque n’était pas constitué et utilisé pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais se trouvait détourné de sa fonction dans le but de se réserver, par l’appropriation d’un signe identifiant un département, un accès privilégié et monopolistique à un marché local au détriment des autres opérateurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Ce qui est étonnant dans cette motivation est d’affirmer que la cour d’appel s’était contredite alors qu’il ne ressort pas de qu’elle a constaté (que ce soit expressément ou en substance -si ce n’est pas l’interprétation extensive de la cour de cassation-) ce qu’indique la cour de cassation (et mis en gras dans le paragraphe ci-dessus).

La cour de cassation ne fait ici qu’étendre de façon hyperbolique l’effet d’un signe distinctif (qui en soi est un monopole légal) à « un accès privilégié et monopolistique à un marché« . Paradoxalement c’est nier la nature et la fonction de la marque, lesquelles restent cantonnées à l’identification des produits et services d’une entreprise. La marque empêche un concurrent de reproduire ou d’imiter le même signe pour identifier ses produits. Ni plus, ni  moins. La marque ne donne pas un « accès monopolistique à un marché » (marché qui du reste n’est pas défini).

Ce qui dans les faits était réellement gênant ici était que la stratégie marketing de la société Bil Toki (dont le succès est attaché à sa marque 64) n’ait pas réellement été mise en œuvre avec les nombreuses autres marques constituées de chiffres qu’elle avait déposées. En somme, ces marques pouvaient n’être que des marques de barrage. Or contre l’abus de droit que constitue le dépôt de marques de barrage, il existe une sanction : la déchéance pour défaut d’usage.

Toujours est-il que la Cour de renvoi (toujours toulousaine mais autrement composée) devait mettre en œuvre le principe dégagé par la cour suprême, aussi bancal soit il.

L’arrêt du 31 mai 2011 a bien du mal à énoncer de façon cohérente la motivation de la décision à laquelle il est pratiquement tenu d’aboutir.

Sous le titre (et l’apparence) d’une appréciation liée à la fraude, c’est en fait une appréciation sur la réalité de l’exploitation de la marque invoquée et donc la question de sa déchéance pour défaut d’usage à laquelle il est procédé : la section IV de l’arrêt est intitulée « Sur la fraude commise lors du dépôt de la marque » mais on y discute de la modestie du nombre d’exemplaires de produits commercialisés avec le signe 29 par le titulaire de la marque et de la fonction d’un tel usage (simplement décoratif ou véritablement à titre de signe distinctif).

Il est, à mon sens, difficile de se satisfaire de ce type de logique, fort peu limpide. Mais évidemment, sous ce billet, les commentaires sont ouverts pour donner d’autres analyses, éclairages et sensibilités sur ce qu’il faut comprendre de cette décision.

Voici donc l’essentiel de la motivation et le dispositif de cet arrêt :

Cour d’appel, Toulouse, Chambre 2, section 2, 31 Mai 2011

N° 2011/245, 09/04200

SARL JULOU COMPAGNIE, SAS BIL TOKI, LE DEPARTEMENT DU FINISTERE

(…)

MOTIFS DE L’ARRÊT

(…)

 

II – Sur l’irrecevabilité de la SAS BIL TOKI par suite du caractère déceptif de la marque,

A l’appui de son exception d’irrecevabilité, la société JULOU COMPAGNIE invoque l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle aux termes duquel « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. ». Elle fait valoir que la société intimée a toujours communiqué, s’agissant de la marque 64, sur le lien fort existant entre le département éponyme et ses produits, que de très nombreuses sociétés du Finistère, pour revendiquer leur origine et leur appartenance, mettent en avant le numéro 29 et que, dans ce contexte, le consommateur est invité à croire que les tee-shirts 29 disponibles sur le site de la société 64 sont fabriqués dans le Finistère.

Cependant, c’est à juste titre que la SAS BIL TOKI réplique que la marque n’ avait pas pour objet de promouvoir les produits spécifiques du Finistère ni d’indiquer la provenance des produits et qu’elle ne cherchait donc pas à tromper les consommateurs sur la provenance des produits. Tel n’est pas le cas s’agissant de vêtements banals fabriqués en n’importe quel lieu géographique français ou étranger. Ainsi un chiffre, et en l’occurrence le chiffre 29, est parfaitement distinctif pour ce type de produit.

 

III – Sur la demande du Département du Finistère de constater la nullité de la marque 29 par suite de la violation des dispositions de l’article L. 711-4 h du CPI.

 

L’article L 711-4 du CPI interdit le signe qui porte atteinte «’notamment . … au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale’». Le Conseil général du Finistère soutient que l’atteinte à ses droits résulte de l’impossibilité pour lui d’utiliser le chiffre 29.

Cependant il ne résulte d’aucun élément de la cause que la société BIL TOKI porte atteinte au nom, à l’image ou a la renommée du Finistère en utilisant la marque 29 sur des tee-shirts, des polos ou des chemises qui sont

au surplus de qualité très convenable; l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom n’est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés.

La demande de nullité du Département du Finistère sera donc rejetée.

 

IV – Sur la fraude commise lors du dépôt de la marque.

La société JULOU COMPAGNIE et le Département du Finistère demandent de prononcer la nullité de la marque 29 déposée le 25 août 1998 sous le numéro 98747296 et la société JULOU COMPAGNIE demande également de prononcer la déchéance des droits de la société BIL TOKI et de Monsieur Olivier Mauroux sur ladite marque 29 pour défaut d’exploitation en invoquant des moyens qui viennent à l’appui de la demande de nullité.

La société JULOU COMPAGNIE et le Département du Finistère font en premier lieu valoir que est nul le signe ou la dénomination qui a fait l’objet d’un dépôt frauduleux, notamment parce qu’il s’agit d’une marque de barrage uniquement destinée à rendre le signe indisponible aux tiers qui ont un intérêt légitime à l’utiliser. Ils invoquent également le défaut d’exploitation sérieuse du signe 29 à titre de marque.

L’aptitude d’un chiffre à être déposé en tant que marque ne fait pas de doute mais l’usage qui est prévu d’en faire ou qui en est fait doit remplir la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services commercialisés. La marque sert à identifier le produit ou le service auprès de la clientèle et un usage du signe à un titre autre que celui attaché à la fonction de la marque ne peut être retenu comme constituant un usage sérieux à titre de marque.

Ces principes induisent l’obligation de vérifier si l’usage que la société BIL TOKI entendait faire de la marque 29 était un usage sérieux à titre de marque.

Alors que l’arrêt de la CJCE du 11 mars 2003 (Ansul) exclut de retenir comme un usage sérieux une exploitation purement symbolique n’ayant pour objet que de maintenir les droits conférés par la marque, il est tout d’abord constant, ainsi que l’a constaté le premier juge que l’usage de la marque 29 s’est révélé sporadique et peu important pour des produits de grande consommation comme les tee shirts. Cet usage, n’ayant débuté qu’en juillet 2004 alors que la marque a été déposée en 1998, n’est justifié que par des factures de 2004 (501 tee-shirts) et une exploitation par site internet dont le poids économique est difficile à apprécier. Les autres factures produites sont postérieures aux échanges de lettres entre les parties en date des 24 janvier 2005 et 2 février 2005.

En définitive, c’est à bon droit que les appelants soutiennent que le seul usage dont la société BIL TOKI est susceptible de se prévaloir est la fabrication de 501 tee-shirts, dont elle n’a jamais prouvé qu’ils étaient proposés à la vente dans l’un quelconque de ses magasins avant le présent litige.

Cet usage est de plus effectué sous la bannière de la marque 64 qui apparaît comme la réelle marque d’identification des produits commercialisés par la société BIL TOKI anciennement nommée SARL 64.

La société BIL TOKI ne le conteste pas reconnaissant que la marque 64 est la marque centrale de la commercialisation mais soutenant que ce n’est pas parce qu’une marque est plus utilisée qu’une autre que le caractère frauduleux d’un dépôt est caractérisé.

Mais en l’espèce, le chiffre 29 a été utilisé par BIL TOKI comme un logo décoratif et non à titre de marque. En effet, sur le site internet de la société BIL TOKI vendant les tee shirts portant le chiffre 69, les tee shirts sont appelés «logo 29» et la marque du produit est identifiée comme étant la marque 64, «la marque au logo évocateur et du pays basque». Les tee- shirts portent au cou une étiquette portant uniquement la marque 64 dans un cercle et l’étiquette de code barres porte également uniquement la marque 64. Il s’agit pour le moins d’un usage équivoque du chiffre 29 à titre de marque.

La société BIL TOKI affirme que jamais elle n’a imaginé et encore moins entrepris d’action contre des personnes qui utilisaient le chiffre 29 en dehors de celles qui reproduiraient à l’identique la marque 29 entourée d’un cercle sur des articles textiles. Pourtant, dans ses conclusions en première instance, elle reprochait à la SARL JULOU COMPAGNIE l’utilisation, non seulement du chiffre 29 dans un cercle mais du «chiffre 29 en caractère arrondis, très proche de ceux déposés» et elle a obtenu que le jugement dont appel interdise à la société JULOU COMPAGNIE de commercialiser des produits «représentant seul ou en association avec d’autres éléments graphiques ou figuratifs le nombre 29 en chiffres arabes».

Le premier juge ne pouvait donc se satisfaire d’une exploitation strictement limitée à un faible volume juste suffisant, selon lui, pour éviter la déchéance de la marque pour non-utilisation.

En l’espèce, le droit de marque n’a pas été constitué et utilisé pour distinguer des produits ou des services en identifiant leur origine, mais se trouvait détourné de sa fonction dans le but de se réserver, par l’appropriation d’un signe identifiant un département, un accès privilégié et monopolistique à un marché local au détriment des autres opérateurs empêchés d’entrer sur le marché.

La marque 29 déposée le 25 août 1998 sous le numéro 98747296 sera en conséquence annulée.

 

V – Sur la déchéance.

Même si la demande n’est pas nouvelle, il ne sera pas statué sur la déchéance des droits de la société BIL TOKI de la marque 29 n° 98747296 pour défaut d’exploitation sérieuse, la déchéance n’étant encourue que si la marque est valide. En application de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, un dépôt de marque effectué de manière frauduleuse ne peut conférer un titre de protection valable au profit du déposant.

 

VI – Sur la contrefaçon.

Pour les mêmes raisons, la marque 29 déposée le 25 août 1998 sous le numéro 98747296 étant annulée, il n’y a pas lieu non plus de statuer sur la contrefaçon de cette marque reprochée à JULOU COMPAGNIE.

 

VII – Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société JULOU COMPAGNIE.

La société JULOU COMPAGNIE demande, sur le fondement du caractère abusif de la procédure entreprise par la société BIL TOKI, de la condamner in solidum avec Monsieur Olivier Mauroux à lui verser une somme de 190.000 euros en réparation du préjudice subi par suite de cette procédure abusive.

Dans la mesure où, notamment, le bon droit de la société BIL TOKI avait été reconnu en première instance et devant la Cour d’appel, le caractère abusif de la procédure n’est pas établi. De plus, les pièces produites sont insuffisantes à établir un tel préjudice alors que le chiffre d’affaires de la société a progressé de manière importante. La demande sera donc rejetée.

Sur la demande de restitution des sommes versées à la société BIL TOKI en vertu de l’exécution provisoire du jugement entrepris, il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement infirmé, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision valant mise en demeure, en vertu de l’article 1153 du Code civil.

Il sera en revanche fait application de l’article 700 au profit de la société JULOU COMPAGNIE et du Département du Finistère.

 

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Prononce la nullité du jugement en date du 23 mai 2006,

Et statuant de nouveau sur l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel,

Prononce la nullité de la marque 29 déposée par la société BIL TOKI le 25 août 1998 sous le numéro 98747296,

Déboute la société BIL TOKI de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,

Déboute la société JULOU COMPAGNIE de sa demande en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,

Condamne in solidum la société BIL TOKI et Monsieur Olivier M. à verser à la société JULOU COMPAGNIE une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société BIL TOKI et Monsieur Olivier M. à verser au Département du Finistère représenté par le Conseil général du Finistère la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société BIL TOKI et Monsieur Olivier M. aux entiers dépens,

Autorise le recouvrement direct des dépens au profit des avoués de la cause en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Cette année, ce sont près de 1800 décisions qui ont été passées en revue. L’essentiel en a été résumé dans ce document d’une cinquantaine de pages en anglais, organisé de façon pratique par thèmes.

Comme le montrait le rapport annuel de 2010, le nombre de recours formés s’est accru en 2010 (2570 recours en 210, contre 1588 en 2009), ce qui devrait conduire les Chambres de Recours à rendre toujours plus de décision en 2011.

Les seules choses qu’on pourrait reprocher à l’OHMI à propos de cette publication seraient la taille minuscule des reproductions de marques figuratives et le fait qu’il n’y ait pas de liens hypertexte vers les décisions elles-mêmes.

Cette synthèse 2010 est disponible sur le site de l’OHMI.

Les éditions précédentes peuvent être téléchargé via ces liens :

L’Office et les juridictions communautaires sont peu enclins à reconnaitre les « marques de position » (par exemple à propos de motifs de surpiqûre sur une poche : TUE 28 septembre 2010, aff. T‑388/09 et à propos de la couleur de la pointe de chaussettes : TUE 15 juin 2010, aff. T-547/08).

Si les tribunaux français ne mentionnent pas la marque de position en tant que telle, ils ne sont pas hostiles à mettre en œuvre les droits qui peuvent être attachés à de telles marques. Ainsi Christian Dior a pu faire valoir une marque constituée par des « cicatrices » (des coutures) placées à un endroit particulier sur ses vêtements (CA Paris 12 novembre 2010, RG 09/13664, arrêt publié dans le PIBD 931).

En l’espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 janvier 2011 (PIBD 937 III 258) concernait une marque de Christian Louboutin constituée par la photographie d’une semelle de couleur rouge, comportant les mentions « made in Italy » ainsi que les mentions habituelles des semelles de chaussures (pointure, poinçon de cuir).

marque française 3067674

Il était reproché à la société et Eden Shoes d’offrir à la vente une ligne de chaussures avec une semelle rouge. Le demandeur invoquait notamment les dispositions de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle (contrefaçon par imitation) ainsi que les dispositions de l’article L.713-5 du même Code (atteinte à une marque renommée).

Le principal moyen du défendeur résidait dans la contestation du caractère distinctif de la marque. Là où un raisonnement plus communautaire aurait conduit à s’interroger sur la capacité de ce signe à remplir la fonction essentielle d’une marque, le tribunal botte en touche en énonçant que « le caractère distinctif de la marque est suffisamment caractérisé par la combinaison complexe de l’ensemble des éléments figurant au dépôt peu important à ce titre que les demandeurs ne revendiquent en l’espèce que la semelle et la couleur rouge alors que la marque doit être appréciée dans son ensemble. »

Mais le côté a priori le plus surprenant du jugement réside dans la façon dont il aboutit à des solutions opposées en raisonnant d’un côté sur la contrefaçon par imitation et de l’autre côté sur l’atteinte à la marque renommée : dans le premier cas le risque de confusion n’est pas admis, alors que dans le second cas, l’atteinte à la marque renommée est caractérisée car, selon les juges, dans le deuxième cas les consommateurs pourraient établir un lien entre deux chaussures ayant la couleur rouge de leurs semelles en commun.

Sur le grief de contrefaçon par imitation le jugement retient que :

D’un point de vue visuel, les souliers argués de contrefaçon ne reprennent pas l’ensemble des éléments constituant la marque opposée ; en particulier, ils ne reprennent pas l’élément verbal de la marque déposée « Christian Louboutin ». Seule l’utilisation sur la semelle de la couleur rouge, au demeurant plus foncé que celle des souliers Louboutin et la mention Made in Italy y sont portés pouvant évoquer la marque opposée. Cependant l’élément verbal distinctif n’étant pas repris, aucune similitude phonétique n’est caractérisée et si, sur le plan intellectuel, une semelle rouge peut amener la clientèle à faire un rapprochement avec les chaussures des demandeurs, ce rapport ne suffit pas à caractériser le risque de confusion exigée pour caractériser une contrefaçon par imitation, lequel est, en l’espèce, écarté par la mention très visible de la marque EDEN SHOES sur la semelle intérieure.

Il s’ensuit que l’adoption d’une semelle rouge à titre décoratif, en l’absence de la reprise des autres éléments caractéristiques, ne risque pas d’entraîner une confusion aux yeux du consommateur, alors qu’en outre, il est constant que l’usage de semelle colorée à titre ornemental a existé antérieurement à la marque déposée.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que nonobstant l’identité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble et l’existence d’un réseau de distribution exclusive pour les chaussures Louboutin excluent tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne normalement informée. M. Louboutin ainsi que la société Christian Louboutin doive donc être déboutée de leur demandant contrefaçon.

Vient ensuite l’examen sous l’angle de l’article  L.713-5 :

Il résulte des pièces versées au débat qu’une semelle d’un rouge vif est apposée systématiquement sur les souliers créés par M. Christian Louboutin depuis les années 1990 et l’importante revue de presse, les attestations de personnalités du monde de la mode et les extraits de blog attestent du rattachement immédiat qu’opère le public concerné, amateur de souliers, entre la « semelle rouge » et la marque Louboutin.

Le tribunal considère que par diverses pièces, il est donc démontré que « le caractère de marque renommée attaché à son élément dominant essentiel, la « semelle rouge », est suffisamment établi. »

Le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif, équivaut à l’existence d’un lien. L’existence d’un lien entre les deux marques doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce.

En l’espèce, l’utilisation dans la vie des affaires d’une semelle rouge sur toute une gamme de souliers constitue une exploitation injustifiée de la marque renommée de M. Louboutin portant atteint à celle-ci, dès lors que la nuance de rouges et trop subtiles pour faire obstacle au lien que le consommateur sera nécessairement amené à faire avec les souliers Louboutin, en raison de l’imitation quasi servile de l’élément essentiel de la marque antérieure.

(…) en commercialisant les souliers (…) qui comportent tous une semelle rouge [la défenderesse] a fait un usage injustifié de la marque renommée de M. Louboutin afin de bénéficier de l’attrait de cette image de marque et de faciliter leur commercialisation par l’association de ses produits avec la marque antérieure renommée.

La distinction très subtile en l’espèce entre l’effet de la couleur rouge, des semelles des souliers en présence, concernant le risque de confusion (L713-3) d’une part, et le « lien » (L713-5 et la jurisprudence communautaire « Adidas » puis « Intel ») d’autre part, peut apparaître artificielle. Mais l’objet des droits protégés par les deux textes invoqués et leurs conditions de mise en œuvre étant distincts, les juges devaient effectivement raisonner à deux niveaux, sur la base de critères qui ne sont pas les mêmes.

Il n’en demeure pas moins qu’on reste sur une impression étrange, car objectivement il est difficile de lire sur la marque telle que déposée le nom de Christian Louboutin et il est surprenant que le tribunal n’ait pas cru bon de devoir procéder à une analyse des éléments constitutifs de la marque pour déterminer si la couleur de la semelle était, à elle seule, un élément distinctif et dominant. Par ailleurs, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il était un peu rapide de se reposer sur la présence de la marque de la défenderesse sur la semelle… intérieure. Tout aussi rapide est à ce sujet l’argument sur l’effet du réseau de distribution sélective.

Ce qu’il faut sans doute retenir de cette décision c’est que le titulaire d’une marque aura tout intérêt à procéder à des dépôts isolant chacun des éléments d’identification de ses produits suffisamment fort de façon autonome.

C’est ce que C. Louboutin a fait, via la voie communautaire (en se heurtant du coup à l’appréciation plus sévère de l’OHMI). La demande de marque communautaire suivante a en effet été refusée sur la base des article 7.1.b et 7.2 du Règlement sur la marque communautaire. Au Royaume-Uni et au Benelux, la même marque avait été acceptée à l’enregistrement.

marque communautaire 008845539

Elle est décrite comme suit dans le dépôt : « La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque).« 

Un recours a été engagé contre la décision de refus.

Et à présent, c’est sous d’autres cieux que la protection de la couleur des semelles va être discutée, après que C. Louboutin ait assigné Yves Saint Laurent America (copie de l’assignation sur le blog de Marty Schwimmer).

D’autres semelles rouges ici ou là ou encore là ou là…

Cette marque avait été enregistrée -par l’INPI lui-même- au nom du prestataire qui devait mettre en œuvre pour le compte de l’Institut la version en ligne des fameuses enveloppes Soleau.

C’est en fait une véritable saga judiciaire qui, au travers de diverses procédures, a opposé l’Institut à son ancien partenaire.  Dans le cadre de cet affrontement, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 11 février 2011 dont les développements sur la notion de marque « notoirement connue » méritent une attention particulière. Avant d’examiner les grandes lignes de cette décision, un retour chronologique sur le contexte et les épisodes précédents n’est pas inutile.

• 10 décembre 2001 : l’INPI signe avec Ideas & Patents Limited (société de droit anglais) un ‘contrat de communication confidentielle‘ destiné à examiner l’opportunité d’un partenariat.
• fin 2003 : le projet de collaboration est abandonné.


marque française 3323121

• 10 novembre 2004 : Guillaume B. dépose la marque ‘e-soleau’ n° 3323121 en classes 09, 35, 38 et 42. L’INPI l’enregistre.
• 18, 17 janvier et 7 avril 2006 : Idées et Patentes (société de droit français dont Monsieur B. est le gérant et qui avait été présentée à l’INPI comme l’opérateur hexagonal de la société anglaise) réserve les noms de domaine <e-soleau.fr> <e-soleau.net> <e-soleau.com> et <e-soleau.eu>. Ces noms donnent accès à un site qui  propose un service de dépôt présenté comme équivalent à l’enveloppe Soleau (voir la trace gardée par WaybackMachine).
• 31 juillet 2006 : l’INPI réserve le nom de domaine <e-soleau.org>.
• 9 novembre 2007 : l’INPI adresse une lettre de mise en demeure à Idées et Patentes, sans effet.
• fin 2007 : la société Idées & Patentes engage une procédure UDRP à propos du nom de domaine <e-soleau.org>.
• 19 décembre 2007 : l’INPI assigne Idées & Patentes.
• 28 février 2008 : un panel de trois experts rejette la plainte UDRP (voir le billet de Cédric Manara).
• 2 mars 2010 : le TGI de Paris (RG 07/17165) juge que la « marque « enveloppe Soleau » est une marque notoire » et que la marque ‘e-soleau’ y a portée atteinte. Le tribunal prononce la nullité de la marque et ordonne le transfert des noms de domaine (et curieusement une mesure de publication, bien que les noms de domaine donnant accès au site sur lequel la publication était censée intervenir dussent être transférés…). Des dommages et intérêts sont alloués à l’INPI, à hauteur de 10 000 euros.  L’exécution provisoire est prononcée au regard du transfert des noms de domaine et de l’interdiction d’usage du terme « Soleau ». Idées & Patentes fait appel.
• 21 septembre 201o : l’INPI assigne Idées & Patentes et son gérant en liquidation d’astreinte.
• 16 novembre 2011 : le TGI de Paris (RG 10/13377) ordonne le paiement de 54.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte.

L’arrêt du 11 février 2011 est particulièrement intéressant en ce qui concerne l’application de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris : la question est celle de savoir si l’INPI peut se prévaloir du fait que le terme SOLEAU est une marque notoirement connue.

Sous un angle historique, le tribunal revient sur les prérogatives de l’INPI en ce qui concerne la vente et l’archivage des enveloppes Soleau. Tout a commencé par un brevet, celui d’Eugène Soleau, déposé en 1910 et portant sur l’invention d’une enveloppe à double compartiment « permettant, notamment, un enregistrement au moyen d’un timbrage par perforation du pli fermé tout entier qui indique en particulier la date et l’heure de réception du pli, la partie intérieure de l’enveloppe double étant ensuite renvoyée au déposant. »

Alors que le jugement rendu en première instance s’était directement attaché à examiner le degré de connaissance du terme Soleau chez le public concerné, la Cour s’attarde en premier lieu à examiner si l’INPI est bien en mesure de se prévaloir de la notoriété du terme Soleau pour invoquer la nullité de la marque ‘e-Soleau’. Or, rappelle l’arrêt, « seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle« .

L’INPI justifie donc de sa mission consistant à fournir des enveloppes Soleau. Pour cela, l’Institut

produit le décret du 10 mars 1914 pris en application de l’article 4 de la loi du 14 juillet 1909, destiné à prescrire les mesures nécessaires pour permettre aux industriels de faire constater la priorité d’emploi d’un dessin ou modèle ;

Qu’il y a toutefois lieu de relever que si ce décret prévoit la tenue de registres visés et estampillés avant usage par l’INPI permettant de recevoir des documents copiés ou reproduits et permet, par ailleurs, aux intéressés, pour compléter cette preuve, d’adresser à l’INPI, en double exemplaire, leur dessin ou modèle en précisant que l’INPI, ‘après inscription et perforation de la date d’arrivée, retourne l’un d’eux à l’envoyeur et place l’autre dans ses archives’ , il ne prévoit pas précisément, à l’instar de l’arrêté ministériel pris le 13 mars 1914, la mise en place et la gestion du système particulier des enveloppes Soleau que revendique l’INPI ;

Ces précisions sont intéressantes, mais il manque au moins un maillon dans cette chronologie : l’INPI n’existe que depuis 1951, date de sa création par la loi n°55-444 (et on trouve dans le décret d’application de cette loi la mission de « conservation et [d']enregistrement du dépôt d’enveloppes doubles »).

Toutefois, là n’est pas le problème : le hic, c’est que l’INPI n’est pas le seul organisme à qui des textes octroient la capacité de recevoir les fameuses enveloppes. L’OMPI a pu en enregistrer au nom de créateurs de dessins et modèles. C’est ce que relève ensuite l’arrêt, en citant l’arrangement de La Haye (version de 1925) :

Qu’en outre, bien que le décret du 25 mars 1937 fixant le montant des taxes pour l’enregistrement et le gardiennage dues à l’INPI emploie le terme ‘système Soleau’ et bien que les documents internes de l’INPI ou des décisions judiciaires associent ce service de l’INPI et le terme ‘enveloppe Soleau’, force est de constater que l’usage de ces enveloppes Soleau n’est pas propre à l’INPI, l’article 6 de l’arrangement de la Haye du 06 novembre 1925 concernant l’enregistrement international des dessins et modèles prévoyant, notamment, un dépôt au bureau international de la propriété industrielle par l’envoi sous pli cacheté d’enveloppes doubles avec numéro de contrôle perforées (système Soleau) ;

La conséquence inéluctable pour la Cour est « que l’INPI qui ne peut se prévaloir d’une atteinte à des droits antérieurs sur le terme ‘enveloppe Soleau’ doit être déclaré irrecevable en son action » fondée sur l’atteinte à une marque notoirement connue.

Le raisonnement de la Cour parait strict. Devait-on pour autant écarter toute possibilité de co-propriété d’une marque notoirement connue ? Devait-on également donner de telles conséquences à la version de 1925 de l’arrangement de La Haye, sachant que ces modalités de dépôt n’ont plus cours (cf. acte de Genève de l’arrangement de La Haye, art. 5) ?

Fort heureusement pour l’INPI, la nature frauduleuse du dépôt de la marque ‘e-Soleau’ est reconnue par la Cour, qui prononce de ce chef la nullité de la marque litigieuse.

En effet, après que l’INPI ait rompu toutes relations avec les sociétés Ideas & Patents et Idées & Patentes, cette dernière -estimant que l’INPI avait détourné ses droits et  son savoir-faire-, a « multiplié courriers, plaintes et initiatives pour dénoncer le comportement de l’INPI à son égard et porter atteinte à ses activités« 

• se présentant en qualité de titulaire exclusif de la concession de la marque ‘e-soleau’, la société Idées  & Patentes a adressé un courrier au ministre de tutelle de l’INPI, le 15 février 2007, pour qu’il soit fait injonction à cet Institut, qui venait de déposer le nom de domaine ‘e-soleau.org’, de cesser de contrefaire la marque ;
• le 28 novembre 2007, elle a déposé plainte devant la commission administrative du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI afin d’obtenir, par semblables motifs, le transfert de ce nom de domaine à son profit sans, toutefois, obtenir gain de cause ;
• par courrier du 14 avril 2005 adressé à l’INPI, la société Idées & Patentes, après mises en garde comminatoires, lui indiquait : ‘je vous confirme qu’I&P exploitera donc son cahier des charges ESE dont le site est déjà disponible en ligne sous son appellation originaire ‘version améliorative de l’enveloppe soleau électronique dont le cahier des charges a été approuvé par l’INPI‘ ;
• la page d’accueil du site e-soleau/enveloppe soleau électronique/www.e-soleau.fr sur lequel la société I&P présente ‘l’enveloppe soleau électronique’  comporte les mêmes mentions ;

Ces éléments conduisent les juges à considérer que « les appelants ont agi avec l’intention de [priver l'INPI] de l’usage d’un terme nécessaire au développement de son activité et de nuire » à ses intérêts. La marque est donc annulée et l’ordre de transférer les noms de domaine confirmé.

Pour d’autres motifs la nullité de la marque est donc maintenue, tout comme l’ordre de transférer les noms de domaine.

Epilogue :

L’INPI a tiré de cette mésaventure les conclusions qui s’imposent en procédant en février 2011 au dépôt (auprès de lui-même) des deux marques ci-dessous.

marque française 3805911

marque française 3805913

Le projet de faire passer le système des enveloppes Soleau à l’âge du numérique remonte au moins à 2001. Une fois ces marques enregistrées, l’INPI va avoir cinq ans pour le mettre en œuvre avant de redouter un risque de déchéance de ses marques.

marque française 02 3 188 047

Le 26 octobre 2010, la cour de cassation a rendu un arrêt qui consacre en substance la validité de la marque tridimensionnelle constituée par la forme d’un bâton de chocolat « évoquant un sarment de vigne« .

Cette décision est intéressante, tant en pratique il est difficile de faire admettre la validité d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme d’un produit. En effet, en pareil cas, il doit être démontré que la forme s’éloigne suffisamment de celles des produits concurrents, et remplit de ce fait la fonction d’une marque.

En l’espèce, la cour de cassation estime que la cour d’appel a correctement motivé sa décision en relevant que

la forme déposée (…) se caractérise par une certaine finesse, une sinuosité notable et une couleur chocolat sur l’intégralité du sarment ;

(…) qu’aucun produit de chocolaterie n’épouse, même de façon lointaine, une forme fine, courte, torsadée, évocatrice d’un sarment de vigne et revêtue de chocolat sur l’intégralité de sa surface ;

[et donc] que cette présentation s’éloigne de façon suffisamment significative de celle adoptée par les autres produits de chocolaterie pour [remplir la fonction de la marque].

Pour des chocolats ayant une forme particulière (lapin, renne ou souris), on a pu récemment constater que les derniers soubresauts de procédures relatives à la protection de ces formes par des marques aboutissaient à des rejets.

L’arrêt de la cour de cassation est également remarquable car cette décision s’inscrit en réalité dans le contexte d’un conflit qui dépasse nos frontières. Le litige entre la société Trianon Chocolatiers BV d’une part et Révillon Chocolatier et Mademoiselle de Margaux d’autre part, a en effet des ramifications en Allemagne et aux Pays-Bas.

Le BET GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH néerlandais, dans une décision du 12 janvier 2010, semble considérer la marque valable.

Mais le Bundespatentgericht (décision du 15 septembre 2010) est perplexe face à la représentation graphique de la marque, qui ne permettrait pas de percevoir le caractère tridimensionnel du signe revendiqué. Robert Börner explique sur Class 46 que le Bundespatentgericht a ainsi demandé à la Présidente de l’Office allemand (DPMA), Madame Cornelia Rudloff-Schäffer, de se joindre à la procédure compte tenu de l’importance des principes en jeu dans cette affaire .

Après s’être tournées vers l’Office national, les juridictions allemandes ne devraient-elles pas porter leurs interrogations vers la CJUE via des questions préjudicielles ? (voir aussi sur les signes 2D/3D l’arrêt Stabilo).

La Cour de cassation

Par quatre arrêts du 13 juillet 2010, la Cour de cassation met en œuvre les solutions dégagées par la CJUE le 23 mars 2010 dans l’arrêt « AdWords I ».

Sans surprise (compte tenu des réponses formulées par la CJUE aux questions préjudicielles de la cour de cassation), les quatre affaires sont renvoyées devant la cour d’Appel de Paris, suite à la cassation de tout ce qui a été prononcé à l’encontre de Google. Mais la victoire (d’étape, mais notable) de l’américain ne s’arrête pas là :

• dans l’affaire GIFAM, il est reproché à la cour d’appel de ne pas avoir envisagé le caractère (même potentiellement) excessif de la mesure de blocage des mots clés qui était réclamée vis-à-vis de Google ;
• dans l’affaire Vuitton, la cour de renvoi devra se pencher en premier lieu sur la question de la compétence territoriale.

Il ne faut pas se voiler la face, là où Google marque des points, les titulaires de marques flanchent. Mais là où le conseil de titulaires de marques peut être déçu, le juriste ne peut que saluer un mouvement de clarification du droit.

Les quatre arrêts du 13 juillet sont disponibles ci-dessous. On notera que ces arrêts on été rendus par la « formation de section » (FS) ; Emmanuel Barthe explique à ce propos que ce code indique que l’arrêt « a nécessité qu’une formation plus importante que celle de base (F) se réunisse. En clair : les juges de la section n’étaient pas d’accord entre eux et ont dû se réunir pour trancher« .

Affaire Bourse des Vols :

Cass. Com., 13 juillet 2010, , pourvoi n° F 05-14.331, Google France c./ Viaticum, Luteciel

Affaire CNRRH :

Cass. Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° B 06-1 5.136, Google France c./ CNRRH,  Pierre-Alexis T., Bruno R. et M. Montravers, es qualité de mandataire liquidateur de la société Tiger
Télécharger le texte de l’arrêt, anonymisé.

Affaire GIFAM :

Cass. Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° X 08-13.944, Google France, Google Inc, Google Ireland Ltd c./GIFAM et autres.

Affaire Vuitton :

Cass. Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° P 06-20.230, Google France, Google Inc, c./ Louis Vuitton Malletier

(HT: CM)

MàJ : la cour de cassation ne publie pas les arrêts (pour me laisser ce privilège ?) mais diffuse un communiqué de presse.

La Cour, qui ne suit pas (totalement) les conclusions de l’avocat général, dit pour droit :

1)      Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

2)      Le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.

3)      L’article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s’applique au prestataire d’un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. S’il n’a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d’activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.

Comme annoncé il y a quelques jours Bertrand Pautrot, Gilles Ringeisen et moi avons le jour même enregistré un podcast pour commenter la teneur de cet arrêt. Ne pouvant être avec nous le jour de l’enregistrement, Cédric Manara a également contribué à cette expérience en donnant quelques éclairages que nous avons enregistrés préalablement.

Ecouter le podcast :

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Mise à jour : en raison du nombre de téléchargement considéré comme trop élevé par l’hébergeur Dropbox, voici des liens alternatifs pour télécharger le fichier mp3 :

• podcast hébergé sur wuala.com
• podcast hébergé sur rapidshare.com

Le podcast dure environ une heure et quart. Le fichier mp3 pèse plus de 84 Mo. Les illustrations musicales sont à créditer à Dan The Automator & the Beastie Boys.

C’est une expérience un peu particulière que de commenter avec aussi peu de recul un arrêt d’une telle importance. Et bien que j’en appelle à une certaine indulgence de la part des auditeurs, je suis très curieux de vos réactions. Les commentaires sont donc plus que bienvenus.

Consulter l’arrêt.