Le sex-shop en ligne LoveHoney indique avoir reçu une lettre de mise en demeure émanant du Conseil de Procter & Gamble. Ce dernier s’est ému de voir ses marques ORAL B et BRAUN figurer sur l’emballage du « Tingle Tip » et du « Brush Bunny » commercialisés sur le site de LoveHoney. Les accessoires en question consistent chacun en un embout qui une fois fixé à une brosse à dents électrique constitue un vibromasseur. La mise en demeure vise également une photographie d’une brosse à dents « Oral B Advance Power 900″ associée à un embout « Brush Bunny ».

Procter estime par la voix de son Conseil qu’un tel usage détourne ou porte atteinte à la notoriété de ses marques, lesquelles « ne doivent pas être utilisées pour promouvoir et vendre les produits de tiers ni être utilisées par des tiers à d’autres fin que celles auxquelles elles sont destinées » (« should not be used to promote and sell third party products nor indeed should they be promoted by third parties for any purpose other than that for which they were intended »).

De plus Procter redoute que l’utilisation de ses produits destinés à l’hygiène bucco-dentaire à d’autres fins que celles auxquelles ils sont destinés puisse tromper le public et entrainer des blessures (« Improper use of the trade marks BRAUN and Oral B in this manner is misleading to the public and could potentially result in injury »).

1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires,

   (…)
   c) de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée,

   pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

L’application de ces dispositions a donné lieu à un arrêt de la CJCE en date du 17 mars 2005 (aff. C-228/03, The Gillette Company,Gillette Group Finland Oy c/ LA-Laboratories Ltd Oy – jurisprudence que Procter connait d’autant mieux que Gillette fait maintenant partie de son portefeuille de marques). La Cour précise ce qu’il faut entendre par « usages honnêtes » au sens de l’article précité en disant pour droit que :

« l’usage de la marque n’est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, notamment lorsque: 

• il est fait d’une manière telle qu’il peut donner à penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque;
• il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée;
• il entraîne le discrédit ou le dénigrement de ladite marque,
• ou que le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n’est pas le titulaire. »

(extrait du point 2 du dispositif)

En l’espèce, c’est donc la mise en oeuvre de l’interprétation dégagée aux deuxième et troisième points ci-dessus qui est en jeu.